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台灣專利審查基準修訂「一案兩請」相關規定



2013613日施行的專利法修正案,針對201311日施行的專利法第32條允許同一專利申請人就「相同創作」於同日分別申請發明專利及新型專利的規定(以下稱「一案兩請」)做了修正,從修正前「兩者權利擇一」的制度改為「兩者權利接續」。相關的專利審查基準的修訂已完成,經濟部智慧財產局並於2014116日發佈,且溯自201411日生效。
 
本次修訂重點如下:
 
一、「權利擇一」與「權利接續」的適用差異:
 
本次修訂指出的「權利擇一」與「權利接續」的適用差異包括:
 
1.   依申請日區別決定適用「權利擇一」或「權利接續」:
 
申請日為2013613日前(201311日起至2013612日之間)的「一案兩請」專利申請案,適用修正前專利法第32條的「權利擇一」制度。申請日為2013613日之後的「一案兩請」申請案,適用修正後專利法第32條的「權利接續」制度。
 
2.   對於「一案兩請」申請時聲明要件的差異:
 
適用修正前「權利擇一」制度者,只要在台灣申請專利時,發明與新型專利是(1)同一日提出申請、(2)申請人完全相同,並不需各自聲明有相同的發明或新型提出申請。
 
適用修正後「權利接續」制度者,必需在申請專利時,發明與新型專利是(1)同一日提出申請、(2)申請人完全相同、且(3)申請時須分別聲明(例如:申請書上分別記載「聲明本人就相同創作在申請本發明專利之同日,另申請新型專利」及「聲明本人就相同創作在申請本新型專利之同日,另申請發明專利」)
 
3.   對於符合「一案兩請」申請案,適用專利法的第32條第3項「發明專利審定前,新型專利權已當然消滅或撤銷確定者,不予專利」條文的差異:
 
適用修正前「權利擇一」制度者,於發明專利准予專利審定前,新型專利權已當然消滅或撤銷確定者,不予專利。
 
適用修正後「權利接續」制度者,於發明專利准予專利審定且公告前,新型專利權已當然消滅或撤銷確定者,不予專利。
 
4.   對於「一案兩請」之「同一申請人」要件的適用差異:
 
適用修正前「權利擇一」制度者,其「申請人」僅須(1)於台灣同日申請專利時,發明與新型專利申請人完全相同、且(2)於通知限期擇一時,發明與新型專利申請人亦完全相同即可。
 
適用修正後「權利接續」制度者,除須(1)於台灣同日申請專利時,發明與新型專利申請人完全相同、(2)於通知限期擇一時,發明與新型專利申請人亦完全相同,另須(3)於發明專利核准審定後至發明專利公告前,發明與新型專利申請人完全相同。
 
此外,於申請後至發明專利核准前,如有讓與之情事,發明及新型專利須一併讓與;若因讓與致使發明與新型專利申請人非完全相同者,因為不同申請人間無從依期限擇一,此時發明專利應依「先申請原則」審查,亦即,不同申請人需協議選擇發明專利或新型專利的其中之一,並於指定期限內申報協議結果,俟撤回其他相關申請案、放棄或更正其他相關專利案後,應就達成協議人之申請案准予專利,並辦理公告相關專利案視為自始不存在。若協議不成,或指定期限屆滿仍未申報協議結果而視為協議不成者,核駁所有審查中之相關申請案,並辦理公告相關專利案視為自始不存在(參照「5.6.2.2不同申請人且其中一申請案已公告」章節)
 
5.   對於「一案兩請」之申請案,於「通知限期擇一」後選擇發明專利者,其新型專利權發生消滅的法律效果差異:
 
適用修正前「權利擇一」制度者,選擇發明專利者,其新型專利權視為自始不存在。
 
適用修正後「權利接續」制度者,選擇發明專利者,其新型專利權自發明專利公告之日消滅。
 
二、對於「權利接續」制度,審查基準明確指出,發明核准審定前,要求「限期擇一」所認定「相同創作」的審查標準:
 
「相同創作」的審查原則、判斷基準及認定同日申請之創作是否相同的方式,準用「5.3先申請原則之審查原則」、「5.4先申請原則之判斷基準」及「5.5認定同日申請之發明是否相同的方式」等章節,故是以每一請求項所載之發明為對象,逐項作成審查意見。
 
三、對於「權利接續」制度,明定僅允許原發明提出一件發明分割案援用原發明申請案「一案二請」聲明:
 
修正後審查基準指出,若發明與新型申請案已於申請時分別聲明,嗣後將相同創作自發明申請案分割,發明分割案雖得援用原發明申請案之聲明,但應以一個發明分割案為限,以符合相同創作於台灣同日分別申請一個發明申請案與一個新型申請案得予權利接續之立法意旨。
 
四、對於「權利接續」制度,明確指出,於通知「限期擇一」時,若有其他不准專利事由時,會儘可能一併於審查意見中列出。
 
五、對於「權利接續」制度,明確指出,於通知「限期擇一」後,對於申請人針對「限期擇一」之申復、修正的審查如下:
 
1.   若申請人於修正、申復時,選擇發明申請案,且克服「其他不予專利事由」,應准予發明專利。
 
2.   若申請人未於修正、申復時進行「擇一」之選擇,但克服了其他不予專利事由,應再通知「限期擇一」。
 
3.   若申請人未於修正、申復時克服「其他不予專利事由」,不論是否已進行「擇一」之選擇,應核駁該發明專利申請案。
 
4.   於智慧財產局通知「限期擇一」後,若申請人選擇發明專利,但該發明專利申請案仍有該局先前所列之「其他不予專利事由」,該發明專利申請案將予以核駁。
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