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一審未就申請專利範圍用語之解釋為主張,上訴審恐不得再提出
申請專利範圍係以文字進行界定,故申請專利範圍之文義解釋,與專利紛爭案件中之專利有效性判斷、侵權是否成立等重要爭點息息相關,無論於專利行政訴訟或民事訴訟中,皆常成為當事人間重要之攻防焦點。惟若當事人於行政訴訟第一審並未就申請專利範圍之解釋方式進行爭執,於上訴後是否仍有機會提出相關主張?對此,最高行政法院似採否定見解,其作成之112年度上字第824號判決(判決日期:113年6月6日)中明確表示:「依行政訴訟法第254條第1項規定,本院應以高等行政法院判決確定之事實為判決基礎,當事人在上訴審不得提出新攻擊防禦方法或新事實、新證據資為上訴之理由。上訴人…於原審並未主張系爭專利申請專利範圍之用語有何疑義及應如何解釋,其於上訴本院後始主張原審未採對上訴人最合理寬廣之解釋云云,核屬新攻擊防禦方法,依前開規定及說明,本院無從加以審酌」。
此外,112年1月12日修正、112年2月15日公布之智慧財產案件審理法(下稱「現行智審法」)係於112年8月30日施行,上開案件係於現行智審法施行前已繫屬於行政訴訟一審之智慧財產法院,故依現行智審法第75條第3項[1]規定,應依修正前之智慧財產案件審理法(下稱「修正前智審法」)進行審理。惟相對於舊法,現行智審法第30條已另新增規定:「法院審理因專利權所生之民事訴訟事件,於解釋申請專利範圍有爭議時,宜適時依聲請或依職權界定專利權之文義範圍,並適度開示心證」,同法第71條第1項並規定:「第29條至第40條、第46條、第51條及第52條規定,於有關智慧財產行政事件,準用之」。據此,依現行智審法之規定,於民事訴訟或行政訴訟中,法院似有依職權界定專利權之文義範圍之空間,此一新法規定是否會影響最高行政法院之上開見解,仍待後續觀察。